离职后所作发明创造专利权的归属

　　【案情回放】

    被告解某曾在原告大丰公司任职，历任品质管理部副部长、部长，天窗销售公司总经理等职务。2012年11月，被告从原告处离职。2013年4月，被告申请开窗系统发明专利，并于同年7月公告。原告认为该专利是被告利用其在大丰公司工作期间接触、管理、知悉、掌握的天窗技术信息进行的发明创造，应属职务发明创造，请求判令确认其申请权归大丰公司。被告辩称，该专利系被告与另外四名案外人经过智力发明创造形成的，与被告曾在原告处承担的工作和指派的任务没有任何相关性，且该专利与原告的天窗技术分属不同领域，原告主张其为职务发明无事实和法律依据。

    浙江省宁波市中级人民法院经审理认为，开窗系统发明专利系原被告劳动关系终止后一年内作出，被告在原告天窗技术研发中具有重要地位和作用，天窗技术研发属于其在原单位承担的本职工作及任务。此外，该专利的技术内容与原告的天窗研发技术具有较强的相关性，且被告无法提供其他案外发明人相应的技术资格证明或对该专利作出创造性贡献的证据，故认定开窗系统发明专利属于职务发明创造，判决该专利的申请权归属原告所有。

    被告解某不服一审判决提起上诉，浙江省高级人民法院审理后判决驳回上诉，维持原判。

    【不同观点】

    本案的争议焦点为开窗系统发明专利是否属于大丰公司的职务发明创造，重点在于认定被告解某从原告处离职1年内，与四名案外发明人共同申请的开窗系统发明专利是否与其原本职工作或者与原公司分配的任务有关，以及除解某外的其余四位案外发明人是否曾对专利的实质性特点作出过创造性贡献。在该案的审理过程中，存在两种不同的观点：

    第一种观点认为，发明人在技术成果诞生过程中付出的创造性劳动比企业投入的物质技术资源更为关键，且知识产权作为民法中的私权利，应当更侧重于保护发明人的利益，故应严格限定“本职工作”范围以及关联性的认定。本案应根据劳动合同及终止劳动合同证明书等的记载，以职务名称所反映的岗位职责作为评价被告在大丰公司本职工作的基本依据。据此可认定，被告的“本职工作”是天窗销售、管理、支持，而非天窗设计研发，开窗系统发明专利与被告在大丰公司承担的本职工作或者该公司分配的任务无关，不构成职务发明；另外，对于技术含量并不是特别高的发明创造，不必苛求发明人都必须具备高级技术资格或高级学历。据此可认定，开窗系统发明专利不构成职务发明，该专利申请权归属被告。

    第二种观点认为，职务发明专利权归属的认定，不应倾向于任何一方的利益，而应实现平衡保护。在案件审理过程中，不仅应审查双方劳动合同及终止劳动合同证明书中的记载，还应结合涉案证据全面考量被告工作岗位的具体内容，并在此基础上合理确定本案专利与被告本职工作的相关性。关于四名案外发明人，因被告未能举证证明其具备令人信服的专利技术能力或专利技术资格，结合他们与被告存在亲属关系等事实，可认定他们并未对开窗系统发明专利的实质性特点作出过创造性贡献。从而判定，开窗系统发明专利构成职务发明，该专利申请权归属原告。

    【法官回应】

    职务发明专利权归属认定应贯彻平衡保护理念

    实现专利法保护和鼓励发明创造、推动科技进步创新的宗旨，离不开明确清晰、稳定有效的职务发明权属界定。职务发明创造在国外也称作雇员发明，是指发明创造人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。我国现行法律规定主要是专利法第六条及专利法实施细则第十二条。具体到本案，开窗系统发明专利若要被认定为职务发明，需具备如下条件：一是该发明必须是被告离职后1年内作出的；二是该发明与被告在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务有关。

    1.贯彻平衡保护理念

    职务发明的产生、推广和应用，主要涉及发明人、企业与社会公众之间的利益平衡。其中发明人付出的是创造性劳动，也即无形的智力资源，企业投入的主要是有形的物质技术资源。产业革命初期，智力资源的投入所起的作用更为关键，随着生产的社会化程度逐渐提高和技术更新换代的速度日益频繁，物质技术资源的投入愈加重要。这就需要审理案件时在通盘考量、合理协调的基础上，维持两者间的动态平衡。另外，还须兼顾社会公众的利益，毕竟新的科技成果的诞生往往离不开前人思想经验的积累，站在巨人的肩膀上，方能确保技术发明与创新始终后继有人，乃至青出于蓝。

    2.认定要点的把握

    （1）限定要件“离职后一年内”

    作为一种智力劳动过程，发明创造具有一定的连续性，往往无法准确地用时间作为划分的界限。在现行法律框架内，我国专利法第六条将“离职后一年内”作为认定职务发明专利权属必不可少的要件，本案被告离职时间即符合这一要件。

    （2）合理界定“本职工作”范围

    由于分工上的差异，职工所从事的工作也分为技术研发类岗位和非技术研发类岗位。如何认定“本职工作”，发达国家作出了比较严格的限定。例如日本对“本职工作”的规定，包括：雇佣合同明确规定的工作；雇佣关系中雇主指定的工作；从事约定或指定的工作。美国的规定更加严格，只有受雇从事某项具体发明创造活动时才必然属于职务发明，对于受雇进行一般性的产品设计、制造或改进生产方法则不必然属于职务发明，只有在双方事先约定的情况下，雇主才可以受让雇员的该发明创造。对此，有学者主张予以借鉴，然而，考虑到我国自主发明转化实施率以及商业收益能力普遍低于职务发明的现状，发达国家的规定显然不符合现阶段我国的具体国情。笔者认为，不能仅从被告岗位或担任的职务名称出发作字面理解，不合理地限缩“本职工作”范围，也不应将标准过分拓宽，而应贯彻知识产权平衡保护的理念，作出全面、准确的认定。

    本案中，被告是否在实际工作中从事技术研发，不应局限于劳动合同所记载的职务名称，亦与其是否在设计研发部门任职无关。被告在大丰公司任品质管理部副部长、部长期间，全面参与了产品质量管控等工作，能充分接触和熟悉相关产品技术资料，具备相应的专业技术能力；作为原告天窗项目的完成人之一，在没有相反证据的情况下，被告无从否认其实际参与该项目研发的事实。结合其担任天窗销售公司总经理期间，全面负责原告公司的天窗销售、技术管理以及该项目成果推广等事实，足见其在原告天窗技术研发中所具有的重要地位和作用，故可认定天窗技术研发属于被告在原告处承担的本职工作及工作任务。

    （3）全面衡量关联性

    在合理界定被告“本职工作”范围的基础上，需要进一步衡量开窗系统发明专利与其相关性。不同技术的研发背景是否相同、使用场所和范围是否重合、基本原理和主要功能是否类似，都是判断要素。

    本案中，开窗系统发明专利与原告的天窗技术均属于消防中排烟窗领域，解决火灾时物质燃烧的产物——烟雾中的毒气排放问题，从而避免人员伤亡；都是在异常状态下如断电情况下等开启窗户排放有毒气体；核心都是解决窗户在异常状态下不能正常开启的技术问题，具有较强的相关性。退一步讲，即便将被告的“本职工作”限定为天窗销售而非天窗设计研发，作为销售者，被告也经常需要直面客户，进行技术方面的沟通交流，了解市场行情与客户需求，征集反馈意见等。通过掌握大量的第一手资料，被告亦可获得开窗系统发明专利的灵感。结合日常生活经验可知，即便从狭义上来讲，开窗系统发明专利的研发亦与被告在原单位承担的本职工作有关。

    （4）综合考量其他因素

    主要审查是否有证据证明其他案外发明人对开窗系统发明专利的实质性特点作出了创造性贡献，相关人员的技术资格证明、从业经历、学历背景等可以视为其有能力作出相应贡献的必要条件，但不是充分条件。此外，相关人员人身关系的联结或财产利益的共享亦可作为考量因素。

    本案中，被告在开窗系统发明专利申请所列发明人中为第一发明人，根据通常习惯，其对专利的贡献应是最大。被告虽提供了案外发明人之一解剑的学历证书及助理工程师的资质，但没有提供其从事消防器材相关行业的从业经历及学历背景，也没有提供其他案外发明人的技术资格证明，更没有提供上述人员对本案专利作出创造性贡献的证明，且四位案外发明人与被告存在亲属关系。综合考量上述因素，可认定本案专利属于职务发明创造的一种情形，该专利申请权归属原告大丰公司。

    综上，进行职务发明专利权归属的认定，关乎发明人、企业与社会公众三方，应当切实贯彻知识产权平衡保护的理念，在现行法律框架限定“离职后一年内”这一要件的基础上，合理界定“本职工作”范围，同时，全面把握开窗系统发明专利与被告在原单位承担的本职工作的关联性，并综合考量其他案件事实和证据，对离职后作出的发明创造专利权归属作出准确清晰、全面合理的认定。

    （作者单位：浙江省宁波市中级人民法院）